Общеизвестно, что выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, конструкторско-технологических, диссертационных, поисковых работ нередко сопровождается разработкой новых конструкций, технологий, рецептур, выдвижением новых идей,что в дальнейшем могут быть воплощены (коммерциализированы) в определенные товары или услуги и получить статус объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС).
ОПИС (или нематериальные активы) — такие же полноценные товары, как и материальные активы. Поэтому их, как и любую собственность, желательно (и нужно!) надежно охранять (т.е., по меньшей мере — получать охранные документы) и защищать от посягательств конкурентов и недобросовестных дельцов. К последним относятся патентные рейдеры, или патентные тролли, о которых в последнее время все чаще пишут СМИ.
Патентный тролль (англ. — Patent troll), или патентный рейдер — это компания или предприниматель, чей бизнес состоит исключительно в получении с добросовестного производителя товаров (который их своевременно не запатентовал) и/или услуг лицензионных или иных платежей за использование принадлежащих ему (троллю ) патентов. Считается, что этот термин впервые предложил американский юрист Питер Деткин (Peter Detkin) в начале 2000-х гг.
Как правило, патентный тролль только обладает одним ключевым патентом или портфелем из нескольких патентов, но не производит никаких товаров, не предоставляет никаких услуг и не ведет конкретных исследований (за исключением чисто умозрительных), связанных со своими патентами, или вообще любыми трансферами технологий на базе своих патентов.
Но при этом тролль, после проведения соответствующих маркетинговых исследований, активно защищает свой патент, судясь с фирмами, которые используют принадлежащие ему изобретения или полезные модели. Общеизвестными примерами зарубежных патентных троллей можно назвать американские компании NTP Inc. и Intellectual Ventures. Еще одна американская компания MercExchange известна тем, что была названа патентным троллем официально, с кафедры Верховного суда США.
Особенностью патентных троллей является то, что они индифферентны к встречным искам. Кроме того, поскольку они сами не производят продукцию, то обвинить их в нарушении патента практически невозможно. Таким образом, «право собственности» патентных троллей на «созданы» ими ОПИС обусловлено только наличием ПК, принтера, бумаги, ручки, и интеллектом, что воплощает недобрые намерения.
Теоретически деятельность патентного тролля может этим и ограничиваться, а его патенты — быть настоящими изобретениями или полезными моделями. Но во многих случаях, с целью повышения своего дохода, тролли используют разного рода недобросовестные трюки.
Так, типичным приемом патентного тролля является технология представления ряда «блокирующих» заявок на различные перспективные варианты развития технологии, сформулированных в самой общей и неконкретно форме. После этого тролль ждет, пока кто-нибудь на самом деле изобретет их, то есть создаст работоспособную реализацию идеи, заложенную в патенте тролля, чтобы потом предъявить ему иск. Это так называемые «зонтичные» патенты.
Поэтому неудивительно, что в последнее время в СМИ часто появляются сообщения о том, что кто-то запатентовал общеизвестные вещи, например, колесо, кулебяку и т.п. Это и есть потенциальные патентные тролли. Типичным примером вышесказанного тролинга является патент на полезную модель RU №28316, 2002г. — Колбасное изделие. Ниже приведена его формула (на языке оригинала), характеризующая объем правовой охраны заявителя.
«1. Колбасное изделие, выполненное с круглой формой сечения и состоящее из защитной пленочной полимерной оболочки и начинки, содержащей мясной фарш и включения, например, в виде специй и пряностей, при этом на концах оболочки расположены обжимные элементы, отличающееся тем, что изделие выполнено с соотношением L/D = 3,0-6,0, где L и D – соответственно длина и диаметр изделия, причем защитная оболочка выполнена из полиамидной пленки, а обжимные элементы выполнены из полоски, изготовленной из алюминия или алюминиевого сплава.
2. Колбасное изделие по п.1, отличающееся тем, что полиамидная пленка окрашена пищевым красителем в естественный цвет мясного продукта.
3. Колбасное изделие по п.1, отличающееся тем, что основной компонент мясного фарша изготовлен из говядины, свинины баранины и мяса птицы».
Нетрудно убедиться, что под данное описание подходит подавляющее большинство (или очень большой сегмент) колбасных изделий. При этом заявка на полезную модель, в соответствии с существующим патентным законодательством, проходит только формальную экспертизу, что открывает широкий простор деятельности для патентных троллей.
Недалеко от полезной модели по простоте регистрации находится другой вид ОПИС, а именно промышленный образец (ПО), который в Украине также выдается под ответственность заявителя в результате проведения чисто формальной экспертизы. Такой порядок вещей позволяет в отечественных реалиях диверсифицировать деятельность патентных троллей. Поэтому остановимся на ПО, потенциальному объекте патентного тролизма, немного подробнее.
Как известно, ПО — это результат творческой деятельности человека в области художественного конструирования. Объектом ПО может быть форма, рисунок или раскраска или их сочетание, которые определяют внешний вид промышленного изделия и предназначенные для удовлетворения эстетических и эргономических нужд. Объем правовой охраны, предоставляемой ПО, определяется совокупностью существенных признаков ПО, представленных на изображении (изображениях) изделия, внесенного в Реестр, и удостоверяется патентом с приведенной в нем копией внесенного в Реестр изображения изделия.
При проведении экспертизы в патентном ведомстве заявка на ПО проверяется, в частности, на соответствие формальным требованиям Закона и соответствующим правилам. Вследствие этого патент Украины на ПО выдается чисто под ответственность его владельца без гарантии действия патента.
Эти пробелы в отечественном законодательстве открывают широкий простор деятельности для патентных рейдеров или патентных троллей. Поэтому неудивительно, что в последнее время учащаются случаи внесения указанными субъектами патентов на ПО в отечественный Таможенный реестр, что грозит добросовестным производителям многочисленными рисками практически без серьезной ответственности (в т.ч. уголовной) для патентных рейдеров.
Таможенный кодекс Украины в новой редакции 2012 г. дает следующий перечень ОПИС — это объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений.
Правообладатель, имеющий основания считать, что при перемещении товаров через таможенную границу Украины нарушаются или могут быть нарушены его права на ОПИС, имеет право на внесение соответствующих сведений в Таможенный реестр ОПИС, охраняемые в соответствии с законом. Следует особо подчеркнуть, что сейчас процедура внесения полученного патента на ПО в Таможенный реестр является совсем бесплатной, хотя к началу 2012 г. сумма залога составляла эквивалент 5000 евро, а затем снизилась до 1000 евро.
Регистрация ОПИС в Таможенном реестре проводится на шесть месяцев или на один год. Началом срока регистрации считается день включения ОПИС в Таможенный реестр. Срок регистрации ОПИС может быть продлен на шесть месяцев или на один год на основании письменного обращения, поданного правообладателем к Гостаможслужбы Украины не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания ее срока. Возможно повторное включение ОПИС в Таможенный реестр в случае окончания срока его регистрации.
Практика показывает, что подготовка, представление в Таможенный реестр и рассмотрение документов в среднем занимают не менее 2-х месяцев. Поэтому если есть подозрение, что контрафактную продукцию будет завезено в ближайшее время, добросовестному производителю нужно как можно быстрее подавать заявку на патентование ПО.
Именно на использовании связи «патент на ПО — Таможенный реестр» построены типовые технологии патентного тролизма в сфере ПО, реализуемые в несколько стадий.
Во-первых, патентные тролли (как правило, физические лица, иногда подставные) находят ОПИС, что широко распространенный в пределах страны, используется различными кругами потребителей (имеет широкий спрос и разрекламированный) и может поступать в Украину из-за ее пределов (вешалки, планшеты, болты, гайки, пробки, в т.ч. от бутылок, шариковая ручка и т.п.) для дальнейшего потенциального или фактического перекрытия отечественного рынка соответствующих товаров, патентуются как ПО.
Во-вторых, они оформляют патент на вышеуказанные ОПИС в виде ПО, часто по т.н. «ускоренной» процедуре (в результате чего отдел экспертизы на ПО Укрпатента работает на полную мощность и даже больше — с перегрузкой (так патенты на ПО за «стандартной» процедурой выдаются от 9 и более месяцев). Ведь сделать необходимые снимки из необходимых ракурсов выбранного для дальнейшего тролизма ОПИС можно где угодно (в магазинах, супермаркетах, фирменных магазинах, на выставках, ярмарках, базарах и т.д.) и любым современным цифровым средством (мобильным телефоном с камерой, смартфоном, планшетом, фотоаппаратом и т.д., и даже просто в виде эскиза с помощью простого карандаша).
Также не составляет особого труда сделать т.н. экспресс-описание выбранного ОПИС только в несколько абзацев с общей характеристикой существенных признаков, не утруждая себя техническими подробностями, затем распечатать заявление, описание со ссылками на графические изображения, сами графические изображения, составить это вместе, оплатить за все процедуры относительно небольшую сумму, и через определенный срок (в том числе по «ускоренной» процедуре) получить ожидаемый охранный документ на ПО.
Далее для патентного тролля открывается широкое поле недобросовестной деятельности. Он может внести полученный патент в Таможенный реестр. Он также одновременно может периодически отправлять письма-претензии с требованиями выплатить ему определенные средства (иногда немалые) за «пользование» его интеллектуальной собственностью, может даже начать судебный процесс против добросовестного производителя подобных ПО в суде и тому подобное.
Еще одним из «грязных» приемов патентных троллей является передача прав на полученный патент на ПО от собственника-физического лица к иностранному юридическому лицу, то есть к нерезиденту, что в дальнейшем значительно усложняет и удлиняет процедуру судебного рассмотрения после его инициирования со стороны добросовестного производителя.
Негативными последствиями для добросовестного производителя могут быть задержки на 6-12 месяцев на таможенной границе и соответствующие потери прибыли или даже деловой репутации (особенно это касается иностранных компаний, которые работают в Украине), а также долговременные, расходные и изнурительные судебные процессы.
Возникает закономерный вопрос: а возможны ли действенные контрмеры против патентных троллей и их грязных технологий? Да. Однако все они требуют определенных ресурсных затрат (как временных, так и материальных), иногда немалых.
Во-первых, пока «гром не ударил», целесообразно получать комплексную охрану на ОПИС одновременно в рамках как патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), так и авторского права, что является и эффективным средством предотвращения «патентного тролизма». Ведь наличие охранных документов на вышеуказанные ОПИС способствует, в частности, кроме закрепления приоритета и права авторства, повышению инвестиционной привлекательности разрабатываемых прогрессивных технологий и технических средств для потенциального инвестора.
Во-вторых, в случае выявления патентного тролизма следует немедленно подать в Укрпатент заявление (ходатайство) с просьбой провести экспертизу выданного патента на новизну с целью отмены его регистрации и признания недействительным. Желательно также добавить к этому заявлению информацию, свидетельствующую о том, что данный промышленный образец был известным до даты подачи оспариваемого заявки в учреждение.
В-третьих, следует также подать исковое заявление в хозяйственный суд с просьбой назначить судебную экспертизу в сфере интеллектуальной собственности (но придется заплатить за нее несколько тысяч гривен и ждать немалый срок). Ведь действующий патент может быть отменен только в судебном порядке. Такие судебные дела часто затягиваются на 6-12 месяцев, что замораживает на соответствующий срок бизнес добросовестного производителя. Но вероятность выигрыша дела равна практически 100%.
В-четвертых, после получения положительного решения суда следует обязательно подать встречный иск против патентного тролля с требованиями возместить с его стороны как материальную (в т.ч. упущенную выгоду), так и моральный ущерб (в т.ч. ущерб, причиненный деловой репутации). Однако если заявитель-правообладатель является не юридическим, а физическим лицом, то такие дела рассматривает не хозяйственный, а гражданский суд.
В-пятых (или даже во-первых), перед ввозом своих товаров на отечественный рынок или даже при массовом производстве их внутри страны, следует предварительно получить на эти товары государственную охрану как на ОПИС хотя бы в виде патента на ПО, потратив на это несколько сотен или тысяч гривен (кстати, такие расходы можно сократить, заявляя в одной заявке несколько вариантов однотипных ПО). Это прежде всего надо сделать и для того, чтобы заблокировать поступление на рынок контрафактной продукции, содержащей ПО. Это дело уместно поручить именно патентным поверенным, имеющих опыт как получение охранных документов, так и защиты прав на них в суде.
В-шестых, необходимо постоянно (желательно дважды в месяц) проводить мониторинг Таможенного реестра с целью поиска сведений о подобных ПО, которые уже внесены в реестр и которые также изготавливаются добросовестным правообладателем, для начала развертывания предупредительных действий против недобросовестных правообладателей.
В-седьмых, назрела настоятельная необходимость срочно внести соответствующие изменения в отечественное патентное законодательство, регулирующее приобретение и дальнейшую охрану прав на ПО для того, чтобы предотвратить возникновение вышеупомянутых форс-мажорных ситуаций правовым путем (кстати, такая работа уже проводится и готовится проект соответствующих изменений, в частности, чтобы любое лицо могло подать возражение против выдачи патента на ПО на основании опубликованных результатов проведенной экспертизы заявки на ПО). Так, например, практика показывает, что подобные ситуации редко возникают в РФ, в частности благодаря действию проверочной системы экспертизы заявок на ПО. Для Украины в результате особенностей действующего законодательства эта норма не работает.
Подытоживая вышеприведенные тезисы по поводу патентного тролизма и существующих средств противодействия, можно сделать следующие выводы.
Наиболее целесообразно предварительно получать комплексную охрану на ОПИС одновременно в рамках как патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), так и авторского права, что является и эффективным средством предотвращения «патентном тролизма». К тому же наличие охранных документов на вышеуказанные ОПИС способствует, в частности, кроме закрепления приоритета и права авторства, повышению инвестиционной привлекательности разрабатываемых прогрессивных технологий и технических средств для потенциального инвестора.
Кроме того, для блокировки экспорта и импорта контрафактных товаров через границу и гарантированной защиты интересов добросовестного правообладателя необходимо опережающее (и к тому же бесплатноее!) внесение ОПИС в Таможенный реестр.
Для вопросов и справок: www.kolosov.ua, www.kolosov.kiev.ua
О.Е.Колосов, член экспертно-консультативной комиссии по вопросам интеллектуальной собственности, заслуженный изобретатель НТУУ «КПИ», патентный поверенный Украины
Чтобы лучше разобраться, что представляет собой патентный тролль и чем он опасен честному предпринимателю, немного этимологии и истории.
Тролль обыкновенный скандинавский (от шведского troll – очарование, колдовство) – сверхъестественное существо из скандинавской мифологии. Дата рождения – с появлением первых сказок. Человеку обычно враждебен, проживает под мостом, взиманием платы за проход по которому и промышляет.
Тролль патентный американский – существо уже вполне реальное, но такое же зловредное. Дата рождения – 1993 г., отец прародитель – бывший юрист компании Intel Питер Деткин, который окрестил патентным троллем компанию TechSearch и её адвоката Раймонда Ниро, преследовавших Intel из-за нарушения патента. Его определение их кaк «лиц, пытaющихcя зapaбoтaть мнoгo дeнeг нa пaтeнтaх, кoтopыe oни нe пpaктикyют и нe coбиpaютcя пpaктикoвaть», походило на поведение тролля обыкновенного, бессовестно взимающего мзду за не принадлежащий ему мост, а потому термин моментально прижился, и с 1993 г. патентными троллями стали называть всех лиц, занимающихся агрессивными патентными преследованиями.
Содержание
Как действуют патентные тролли
Суть их деятельности заключается в следующем: получив всеми правдами и неправдами, о которых речь пойдет ниже, документ о патентной охране, патентный тролль предъявляет производителю товаров претензии о нарушении исключительных прав на патент, в которых требует либо заплатить за его использование, либо выкупить его за внушительную денежную сумму. В итоге оригинальному производителю остается либо соглашаться на предложенные условия, либо пытаться дать троллю отпор и аннулировать патент.
С учетом того, что в США стоимость любых юридических услуг крайне высока, зачастую производителю выгоднее «откупиться» от тролля, чем вести с ним крупномасштабную и затяжную войну, что и стало причиной широкого распространения патентных троллей, которое, несмотря на старания властей, сохраняется и по настоящее время.
Тролль патентный российский – родственник американского, специализирующийся по большей части на товарных знаках (впрочем, только по той причине, что патентование в РФ гораздо менее интенсивно по сравнению с США). Дата рождения определена приблизительно на конец 90-х/начало 2000 гг. Принцип действия тот же – найти «белые пятна» в правовой охране интеллектуальной собственности третьих лиц, зарегистрировать ее на свое имя, склонить оригинальных производителей к денежным выплатам за якобы незаконное использование патента.
Тактика патентного тролля немного отличается в зависимости от того, будет предметом будущего террора патент или товарный знак, а потому рассмотрим каждый из них по отдельности.
Тролль патентный
Итак, тролль патентный российский, специализирующийся непосредственно на патентах, обычно идет по одному из следующих путей.
Вариант 1: Тролль мониторит рынок на предмет будущего появления новых продуктов крупных компаний, находит и выкупает подходящий «спящий» патент у малых предприятий, дожидается вхождения на рынок РФ крупного производителя с новым продуктом, предъявляет претензию.
Вариант 2: Тролль работает на опережение оригинальных производителей и разработчиков в патентовании их новых технологий, и, воспользовавшись задержкой, получает патент на свое имя. В таких патентных троллей зачастую перерождаются бывшие сотрудники производителя, разрабатывавшиеся такое новое техническое решение и не получившие должной признательности от работодателя.
Вариант 3: Тролль анализирует интеллектуальную собственность предприятий, занимающихся производством так называемых «комплексных инноваций», т.е. продуктов, состоящих из множества элементов, каждый из которых по идее должен быть защищен отдельным патентом, и ищет «пробелы» в таком патентовании. Как следствие, если какой-то из элементов сложного продукта не был вовремя защищен соответствующим патентом, не сомневайтесь, патентный тролль постарается это исправить и вернется с претензией.
Тролль товарных знаков
Тактика вредительства российских патентных троллей по товарным знакам еще более разнообразна, и заключается в следующем.
Вариант 1: По аналогии с патентами, тролль анализирует российский рынок на предмет скорого появления «новинок» из-за рубежа, и заранее регистрирует товарные знаки иностранных производителей на свое имя. В результате желающая выйти с новым продуктом компания сразу же сталкивается с претензиями патентного тролля и известными путями их удовлетворения. Подобная неприятность случилась, например, с известной сетью кофеин «СТАРБАКС», которая, озаботившись открытием сети в РФ, обнаружила зарегистрированный на патентного тролля товарный знак, тождественный ее же собственному обозначению, и потратила немало времени и денег, чтобы его аннулировать.
Вариант 2: Тролль регистрирует на свое имя широко употребимые имеющие низкую оригинальность обозначения (например, МАЛЫШ, СКАЗКА, МИР), причем, как правило, в отношении всех возможных товаров и услуг, после чего терпеливо дожидается:
А) начала их использования ничего не подозревающим производителем, который впоследствии получает претензию за нарушение исключительного права;
Б) попытки третьего лица зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, которая по причине противопоставления товарного знака тролля заканчивается провалом.
Причем работая по варианту А, тролль, как правило, проявляет недюжинное терпение, и дожидается начала масштабного производства товаров с использованием товарного знака. С учетом того, что согласно ГК РФ компенсация за незаконное использование товарного знака может быть рассчитана, в т.ч., исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров, тролль искусственно раздувает объем нарушения, в результате чего размер компенсации становится настолько большим, что идея «откупиться» производителю уже не кажется такой плохой.
Вариант 3: Тролль анализирует наличие правовой охраны интеллектуальной собственности оригинальных производителей. Может показаться удивительным, но зачастую даже крупные игроки бизнеса не уделяют должного внимания регистрации своих коммерческих обозначений в качестве товарных знаков, чем провоцируют патентного тролля на атаку.
Вариант 4: Тролль выкупает у мелких предприятий ранние товарные знаки, после чего находит сходные до степени смешения более поздние товарные знаки крупных компаний, которые оказываются под ударом. Показательным примером является дело в отношении товарного знака сервиса бронирования ОСТРОВОК.РУ, который был аннулирован на основании его сходства до степени смешения с более ранним товарным знаком ОСТРОВ, который один известный патентный тролль из Уфы целенаправленно и за бесценок приобрел специально для атаки. Озвученная троллем стоимость мирного решения спора составила 2.5 млн. рублей. Восстановить правовую охрану товарного знака компании ОСТРОВОК.РУ, которая решила дать троллю отпор, удалось только в Суде по интеллектуальным правам.
Вариант 5: Тролль аннулирует товарные знаки известных компаний по неиспользованию. Примером может стать дело в отношении товарного знака «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» компании «БАЛТИКА», которая, временно приостановив производство одноименного сорта пива, чуть не потеряла свой товарный знак и для его сохранения была вынуждена откупиться от тролля за 200 000 руб.
С небольшими вариациями можно придумать варианты 6, 7, 8 и далее по списку, но лучше обратиться к возможным средствам защиты от зловредных атак патентных троллей.
К сожалению, формально они действуют в рамках закона, поэтому привлечь троллей к ответственности довольно сложно, и все действия пострадавших направлены на устранение или минимизацию последствий нападения, а не на преследование тролля.
Защита от патентных троллей
В целях же защиты всем столкнувшимся с атакой патентных троллей можно посоветовать следующее.
Если претензия тролля основана на патенте, рекомендуется:
1. Проверить его действительное нарушение (поскольку зачастую претензии рассылаются массово и, что называется, «пальцем в небо»).
2. В случае, если нарушение все-таки есть, оценить «живучесть» патента, поскольку в большинстве своем троллями запатентованы решения и изделия, не имеющие оригинальности или новизны, что является основанием для аннулирования патента.
Если претензия основана на незаконном использовании товарного знака, рекомендуется:
1. Как и в ситуации с патентом, оценить действительное наличие нарушения.
2. Попробовать прекратить товарный знак тролля вследствие его неиспользования. Данная контрмера часто является действенной, поскольку, как говорилось ранее, патентные тролли обычно только аккумулируют товарные знаки, но не используют их.
3. Проверить наличие других оснований для аннулирования регистрации товарного знака тролля.
Плюс аннулирования патента или товарного знака заключается в том, что их правовая охрана признается недействительной ретроспективно, т.е. данных объектов как бы никогда не существовало, что сразу снимает всю головную боль потерпевших.
К минусам данного мероприятия можно отнести невозможность возложения расходов на рассмотрение дел об аннулировании на бывшего правообладателя даже в случае его успешного завершения.
В случае же, если аннулирование невозможно, пострадавшим остается только доказывать суду наличие в действиях истца-патентного тролля признаков злоупотребления правом, которые согласно ст. 10 ГК РФ должны стать основанием для отказа в судебной защите.
Вариант для ответчика средней надежности. С одной стороны, всех патентных троллей суды РФ знают в лицо и по понятным причинам не очень уважают. С другой стороны, злоупотребление – вопрос очень субъективный и сложнодоказуемый, и зачастую суд, даже чувствуя неладное, лишен возможности подкрепить свои догадки достаточными доказательствами. Как следствие – решение не в пользу ответчика и торжествующая несправедливость.
Вот и получается, что лучшее средство защиты от патентного тролля – это хорошие отношения со своими партнерами и сотрудниками, которые не будут обижаться и перерождаться в патентную нечисть, строгий учет всей мало-мальски ценной интеллектуальной собственности, а, самое главное – своевременная (читай заблаговременная, когда сначала придумал, зарегистрировал, и только потом вышел на рынок) регистрация патентов и товарных знаков.
И будет такому доброму и предусмотрительному предпринимателю его предпринимательское счастье и свободный проход по всем встречным мостам.
Эксперт — Мария Мещерякова, старший юрист компании PATENTUS, Патентный поверенный РФ № 2135
Специализация:
— Представление интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по делам в сфере интеллектуальной собственности
— Разработка и экспертиза проектов договоров в сфере интеллектуальной собственности
— Претензионная работа
— Консультирование по вопросам защиты интеллектуальной собственности